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浅议专利被许可人的默示义务
- 发布人：管理员 发布时间：2015-04-30 11:31
- 在当代竞争型经济下，专利权人可以通过多种方式实现其所拥有专利价值——他既可以在专利有效期内自行实施专利，也可以将专权完全转让于他人得到对价；更可以通过许可他人使用专利获得使用费。在专利实施许可的场合，虽然当事人双方可以通过详细的合同条款规制各自的权利和义务，但在实践中，因为被许可人实施专利义务引发的纠纷也屡有发生。因此，有必要对专利被许可人的实施义务做相关探讨。
案例介绍：李克昌与上海彭浦电器控制设备厂
1、基本案情
李克昌与彭浦电器厂于2001年签订了《专利实施许可合同》，约定将ZL99239895.9号实用新型专利“一体化建筑消防电气控制柜”国内独家许可给彭浦电器厂实施。合同3.1条约定：本合同产品的专利技术入门费为105万元，另加销售额提成费5％。在本合同生效后的七天内，乙方（彭浦电器厂）向甲方（李克昌）支付入门费的26.666％（28万元），余下73.334%(77万元)的入门费在本合同产品自销售行为发生日起，按合同总价款在每季度的第一个月的10日前支付2％的入门费，直到入门费支付完毕为止（支付方式按专利合同总价款的实收额支付）。同时，提成费自销售行为发生之日起，每个季度的第一个月的10日前从销售额中按实收额（合同签订30％，交货65％，质保期满5％。上述数字若有上下按实收额结算）与甲方结算一次，并附上3个月的销售额清单，乙方向甲方支付5％的提成费。合同7.3.2条约定：如遇外因人为因素，虽经甲、乙双方一再努力后仍无法克服不利因素，致使乙方在三年内无一年（2004年9月19日止）年产值达到1500万元。则本合同1.8款的国内独家实施许可合同自动转为地区（地区指：东北、华北、华东三个地区）独家许可使用。同时按本合同3.1款入门费余额77万元按2％支付的费用，凡未支付完的也自动终止向甲方支付。2001年11月21日，李克昌与彭浦电器厂签订了名称为：“一体化建筑消防电气双电源配电柜”《专利实施许可合同》，专利号为ZL00216006.4。该《专利实施许可合同》系前述专利实施许可合同的附属合同，李克昌无偿转让给彭浦电器厂使用，与前述合同具有同等法律效力。上述两合同的有效期均至2009年10月13日止。
合同签订后，彭浦电器厂已按约支付入门费人民币28万元给李克昌。彭浦电器厂实施了专利产品的推广工作。2001年11月12日，两项合同中的专利产品获得了上海市经济委员会颁发的新产品新技术鉴定验收证书，并于2002年5月获得上海市经济委员会颁发的上海市优秀新产品三等奖。2002年4月至2004年3月，彭浦电器厂共销售不同规格专利产品共计7台，该7台产品销售的具体时间为：2002年4月销售3台，2002年8月销售2台，2003年4月销售1台。2004年12，许可权人李克昌作为原告，以合同目的无法实现为由向法院起诉，请求解除专利实施许可合同。
2、法院审理意见
一审法院认为：纵观李克昌与彭浦电器厂签订合同所作的约定以及双方实际履行合同的客观情况，虽然李克昌与彭浦电器厂签订的合同中没有对专利产品的销售数量作出最低限额的约定，但从签订合同的初衷来讲，实现可观的经济利益，必定是双方自始自终想要追求的合同目的，现李克昌与彭浦电器厂在合同的履行中均付出了一定努力，但履行合同的最终结果仍不十分理想，鉴于彭浦电器厂现仍对该专利产品抱有信心，也愿意继续付出更大努力，且彭浦电器厂前期确实付出了一定的人力和物力，虽然2004年彭浦电器厂销售业绩不佳，但此情况还不足以证明彭浦电器厂已完全丧失了履行合同的能力，因本案合同的有效期于2009年10月13日止，从公平合理的原则出发，若彭浦电器厂在今后一定的合理期限内，仍不能积极主动履行合同，且李克昌有证据证明彭浦电器厂已丧失履行合同的能力，法院则将视情作出处理。据此，原审法不支持李克昌的诉讼请求。
二审法院另查明，由上海市经济委员会组织的《新产品新技术鉴定验收证书》记载：“预期该产品年产值可达1500-2000万元左右。”二审庭审中，被告彭浦电器长也确认，其于2003年10月销售最后一台涉案专利产品后，到二审开庭时（2005年6月）为止，未再销售任何涉案专利产品。
二审法院认为，由于彭浦电器厂在涉案专利实施许可合同签订后的三年内无一年专利产品的年产值达到1500万元，根据合同的约定，涉案专利实施许可合同自2004年9月20日起，已经由全国独家许可使用自动转为地区独家许可使用，尚未通过2％提成费方式支付完毕的余下入门费，彭浦电器厂无需再向李克昌支付。彭浦电器厂根据涉案专利实施许可合同生产销售专利产品是彭浦电器厂根据专利实施许可合同所享有的权利，同时也是彭浦电器厂对李克昌承担的义务，彭浦电器厂通过生产销售专利产品实现销售收入，李克昌通过对销售收入的提成实现其销售提成收益。彭浦电器厂应当履行通常情况下专利实施被许可人应履行的生产销售专利产品、实现销售收入的义务，从而使李克昌能够实现其所期望通过销售收入提成实现其销售提成收益的合同目的。尽管在涉案专利实施许可合同实施的开始阶段，彭浦电器厂积极履行合同所规定的义务，根据专利技术生产出了专利产品，专利产品还获得了上海市经济委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》与上海市优秀新产品三等奖，并实现了共7台专利产品的销售，但从2003年10月销售最后一台专利产品后，到本案二审开庭整整一年七个月时间里，未销售过一台专利产品。即使从涉案专利实施许可合同由全国独家许可使用自动转为地区独家许可使用的2004年9月20日开始算起，到本案二审开庭也有近9个月的时间，未销售过一台专利产品。在如此长的时间里未销售专利产品的事实本身足以证明彭浦电器厂在这相当长的一段时间里未履行其作为专利实施被许可人应履行的生产销售专利产品义务。彭浦电器厂认为由于《消火栓泵喷淋泵控制通用图》新标准的施行，涉案专利产品的标准高于该标准，导致涉案专利产品生产成本过高，不适应目前的市场需求，该理由难以成立。2002年5月28日，上海市消防局“关于实施《消火柱泵喷淋泵控制通用图图集的通知》”，只是对贯彻实施《消火柱泵喷淋泵控制通用图》提出了几点要求。《新产品新技术鉴定验收证书》的完成时间是2001年11月12日，且该次鉴定验收的鉴定专家正是《消火柱泵喷淋泵控制通用图》的设计负责人之一，专家鉴定意见中还特别提到 “希望在保护专利技术的情况下，能提供用户维修的相关资料，并能按上海市编制的消防泵、喷淋泵控制标准图集相统一”，故鉴定专家在得出“预计该产品年产值可达1500-2000万元左右”的结论时，不可能不知道2001年11月已经正式施行了的《消火柱泵喷淋泵控制通用图》。换句话说，鉴定专家是在考虑到《消火柱泵喷淋泵控制通用图》对专利产品市场销售影响的情况下，得出“预计该产品年产值可达1500~2000万元左右”结论的。鉴定专家的预计当然只是预计，其与现实可能会存在较大的差异，但即使现实与鉴定专家的预计相去甚远，如果彭浦电器厂尽了其应尽的生产销售专利产品的义务，结果不可能是在长达1年7个月的时间里，产品销售量为零。
另外，根据彭浦电器厂销售7台涉案专利产品的具体时间来看，这些专利产品的销售均是在2001年11月《消火柱泵喷淋泵控制通用图》实施以后，因此，不能认定《消火柱泵喷淋泵控制通用图》的施行是彭浦电器厂在长达1年7个月的时间里，产品销售量为零的原因。
即使仅从涉案专利实施许可合同转为地区独家许可使用后的情况来看，彭浦电器厂未尽其生产销售专利产品的义务，在长达近9个月的时间里，未销售过一台专利产品，这在实际上剥夺了李克昌根据涉案专利实施许可合同的规定有权期待得到的利益，导致李克昌订立合同所期望的通过对专利产品销售收入的提成实现其销售提成收益的合同目的不能实现，因此，法院支持了李克昌要求解除涉案专利实施许可合同的请求。
3、对案件的讨论
对于专利实施许可合同的双方当事人而言，双方的基本权利义务如下：许可人负有按照约定许可被许可人实施专利技术的义务并享有按照约定收取专利技术使用费的权利；被许可人负有按照约定那个支付专利技术使用费的义务并享有按照约定实施专利技术的权利。通常的情况下，被许可人在支付使用费后会有极大的动力积极的、充分的实施被许可的专利技术，从而实现自己的利益。但是在许可人支付的专利技术使用费和其销售的含有许可技术产品的业绩相关联时，被许可人的实施积极性就可能在某一界点后下降，产生消极怠工的情绪。这也符合经济学中边际效应（Marginal Effect）理论。但是，在此种情况下，许可人的利益就会因为被许可人的消极行为收到负面影响；尤其是当许可人的所获得的许可收益完全依赖于被许可人专利实施的业绩时，许可人的收益就会收到直接的损害，其在专利许可合同项下目的也将无从实现。因此，有观点认为，在此种情况下，被许可人实施专利技术不仅仅是被许可人的权利，也应该是被许可人的义务。
本案的审理法院从案件的具体情况出发，对案件做出了合法合理的判决。但是，对于被许可人的实施义务问题，我国现阶段的知识产权立法中尚未有完善的立法规定。在美国，专利被许可人的实施义务已经在许多著名的案例中得到反应。因此，笔者认为，有必要对美国相关判例进行理解和分析，归纳其相关立法的规则，从而为完善我国当前立法规定提供可参考的思路和方向。
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